No dia 07/04/2021, no contexto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, movida pela Procuradoria Geral República (“PGR”), o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a eficácia do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que assim dispunha:
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data 5de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
Necessário esclarecer que a “data de depósito” mencionada no caput do artigo acima diz respeito à data em que é feito o requerimento de registro da patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Após esse requerimento, a patente será examinada em processo administrativo, ao final do qual poderá a autarquia conceder ou não o registro da patente.
O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, dispunha que “a contar da data de concessão (do registro)”, o prazo de vigência não seria inferior a 10 anos para a patente de invenção. Percebe-se, então, que havia dois prazos a serem considerados, com marcos iniciais distintos: para as patentes de invenção, 20 anos contados da data de depósito e não menos que 10 anos contados da concessão do pedido de registro.
Ocorre que, em razão da grande quantidade de pedidos submetidos ao INPI, das possibilidades recursais existentes naqueles processos e do acúmulo de pedidos ao longo dos anos, o período entre o início do processo de registro e a concessão da patente se prolonga demasiadamente, durando, em média, 10 anos, conforme dados da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) [1]. Isso significa dizer que, se um processo de patente foi instaurado em 2005, mas só teve seu registro deferido pelo INPI em 2021, dezesseis anos depois, a patente vigorará por mais 10 anos. Dessa forma, uma patente que deveria vigorar por até 2025, o fará até 2031.
Para a Procuradoria-geral da República (PGR), parte autora da ADI n.º 5529, essa inconstância sobre o real período de vigência das patentes afrontava, principalmente, o princípio da temporalidade da proteção patentária, presente no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. O Procurador-geral da República apresentou dados segundo os quais a vigência à risca do parágrafo único do artigo 40 Lei de Propriedade Industrial na esfera farmacêutica tem impactado diretamente o direito fundamental à saúde. Isso porque, segundo ele, a prevalência exagerada da vigência de patentes detidas por grandes laboratórios impede a indústria farmacêutica de produzir remédios genéricos que auxiliem no tratamento à COVID-19. De acordo com dados estatísticos disponibilizados pelo INPI, além do longo período necessário para se analisar os pedidos de patentes, há, ainda, um intenso acúmulo de processos: por mais que tenham sido julgados e finalizados 127.607 processos entre 2015 e 2018, nesse mesmo período foram depositados mais 120.281 pedidos de registro de patente, provocando uma baixa vazão de processos no âmbito da Autarquia [2].
A decisão pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 artigo tratado foi tomada com enfoque na atual conjuntura de pandemia da COVID-19 e visou incidir, principalmente, sobre a indústria farmacêutica, perspectiva especialmente defendida pelo relator do caso, Ministro dias Toffoli. Segundo ele, a nulidade do parágrafo único do artigo 40 deveria, inclusive, produzir efeitos retroativos para o caso de patentes de medicamentos, isto é, alcançar todas as patentes que desfrutavam do “prazo estendido” de vigência e não apenas as patentes futuras. O INPI se pronunciou em ofício enviado ao STF no dia 13/05/2021 sobre o posicionamento da PGR. De acordo com o instituto [3], apesar de haver hoje mais de 143 mil processos de patente em análise, apenas 90 processos deles teriam algum tipo de influência no combate à Covid-19.
Esse enfoque, no entanto, não evita que as consequências dessa decisão atinjam todas as esferas econômicas. De um lado existe a percepção de que esta é uma decisão bastante positiva para o contexto brasileiro, que, ao evitar a exploração econômica exclusiva da patente por prazos maiores do que 20 anos, evita-se também a criação de monopólios e entraves à entrada de novos competidores na indústria farmacêutica.
Do outro lado, há a noção de que a decisão gera desincentivos à pesquisa e à inovação, uma vez que diminui o período no qual as empresas detentoras da tecnologia poderão explorar sua invenção com exclusividade e com isso garantir o retorno do investimento e do esforço envolvidos.
Um dos setores que não vê com bons olhos essa mudança é o da produção agrícola, já que a produção da tecnologia própria e as patentes de longa data se perderiam repentinamente, caso a decisão em Plenário mantenha o entendimento firmado monocraticamente. Essa decisão, na visão do setor [4], causa intensa insegurança jurídica, especialmente para as empresas privadas que investem em inovação no Brasil. Além disso, os defensores da constitucionalidade do artigo 40 alegavam que os detentores das patentes não só não possuem responsabilidade sobre a morosidade do julgamento dos processos, como também alegam possuir legítima expectativa do usufruto do prazo prorrogado previsto pela lei, de forma que a declaração de inconstitucionalidade resulta em um verdadeiro cenário de insegurança jurídica para os desenvolvedores de tecnologia, o que pode afastar esse tipo de investimento, especialmente privado, no Brasil.
Com a finalidade de promover maior grau de segurança jurídica a respeito da problemática em discussão, a Suprema Corte, no dia 12/05/2021, determinou a modulação de efeitos da decisão que declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, isto é, tencionou adequar as consequências da decisão aos casos concretos, conforme algumas condições. Como regra, as normas julgadas inconstitucionais são nulas desde sua gênese. O STF poderá, contudo, modular os efeitos de suas decisões para estabelecer condições e períodos de vigência específicos para o normativo afastado do ordenamento jurídico.
A modulação proposta pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli, e aprovada pela Corte, determina 5 hipóteses de caso concreto distintas e como a decisão será aplicada a cada uma destas:
1- Patentes já deferidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, quando houver ação judicial em curso (proposta até o dia 07/04/2021) que tenha como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI:
Para esses casos, não há modulação de efeitos. A decisão incidirá retroativamente, com caráter ex tunc, independentemente do setor tecnológico, permanecendo válido apenas o caput do art.40 para cálculo do prazo de vigência da patente.
2- Patentes já deferidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, quando se tratar de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde:
Nessas hipóteses, não há modulação de efeitos e a decisão também incidirá com caráter retroativo (ex tunc), passando a norma a ostentar apenas o caput do art.40 para fins de cálculo do prazo de vigência da patente. De acordo com o ministro relator, a decisão de não modular os efeitos para os produtos farmacêuticos se dá especialmente em razão da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19.
3- Todas as demais patentes já deferidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que não incidam nos itens “a” ou “b”:
Nessas hipóteses, há modulação de efeitos para que se mantenha a aplicação da norma agora julgada inconstitucional. Desse modo, as patentes deferidas na vigência da norma, desde que não se enquadrem nos itens “a” e “b”, terão seu prazo de vigência calculada com base no caput e parágrafo único do art. 40 da LPI. Destaca-se que aproximadamente 88,79% das patentes já aprovadas pelo INPI se beneficiarão dessa modulação de efeitos.
4- Pedidos de patentes já depositados e ainda em tramitação no INPI:
Nesses casos, decidiu-se pela adoção imediata da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Dessa forma, após o encerramento do processo, a vigência da patente será calculada unicamente pelo caput do artigo em questão.
5- Novos pedidos de patentes depositados após a declaração de inconstitucionalidade:
Para esses casos, também se decidiu pela imediata eficácia da declaração de inconstitucionalidade. A vigência da patente será calculada unicamente pelo caput do artigo em questão.
[1] “Redução do backlog de patentes em 80% está próxima”. Disponível em: https://abpi.org.br/newsletter/reducao-do-backlog-de-patentes-em-80-esta-proxima/. Último acesso em 14/05/2021.
[2] “INPI: Metas e Resultados Balanço da Gestão 2015-2018: Resumo Executivo”. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/arquivos/INPI_metas_e_resultados_balanco_gestao_20152018.pdf. Último acesso em 12/05/2021.
[3] “Decisão do STF sobre patentes pode impactar ecossistema de inovação brasileiro”. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/04/decisao-do-stf-sobre-patentes-pode-impactar-ecossistema-de-inovacao-brasileiro/. Último acesso em 14/05/2021.
[4]“Por que a Lei de Proteção Industrial é fundamental?” Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/por-que-a-lei-de-protecao-industrial-e-fundamental-_449272.html. Último acesso em 14/05/2021.